Con sentenza nella causa T-647/17 Serendipity Srl e a. / EUIPO, il Tribunale UE ha affrontato il caso dell'opposizione alla domanda di registrazione del seguente marchio figurativo "CHIARA FERRAGNI + OCCHIO", che rivendicava prodotti nelle classi 18 (tra cui borse) e 25 (tra cui abbigliamento):
Tale opposizione era stata svolta da una società olandese sulla base del proprio marchio denominativo anteriore «Chiara» registrato nel Benelux per alcuni prodotti della classe 25.
Il Tribunale UE era stato adito dal richiedente il marchio contro la decisione dell'EUIPO che aveva accolto l'opposizione e rifiutato detta registrazione, sussistendo un rischio di confusione tra i segni in questione.
Il Tribunale ha annullato la decisione dell’EUIPO, osservando in particolare che il consumatore medio percepisce un marchio come un tutt’uno e che il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è un marchio complesso, composto tanto da elementi denominativi quanto da elementi figurativi. Esso è, infatti, composto dai due elementi denominativi «CHIARA» e «FERRAGNI», in caratteri neri stampatello maiuscolo, con le lettere «I» in grassetto, nonché da un elemento figurativo collocato sopra gli elementi denominativi, consistente in un disegno che rappresenta un occhio azzurro con lunghe ciglia nere, che tra l'altro richiamano le lettere «I» delle parole «CHIARA» e «FERRAGNI».
Il Tribunale ha evidenziato che il carattere fortemente stilizzato, il colore, la posizione e le dimensioni dell’elemento figurativo sono tali da distogliere l’attenzione del pubblico dall’elemento denominativo posto inferiormente al segno complesso.
In tal modo, secondo il Tribunale UE l’elemento figurativo del marchio in oggetto è tanto distintivo quanto lo sono gli elementi denominativi, cosicché l'EUIPO ha errato nell'attribuire maggiore importanza all’elemento denominativo «CHIARA» rispetto all’elemento figurativo.
Dal lato del confronto visivo, il Tribunale ha rilevato che, sebbene il marchio denominativo anteriore «CHIARA» sia ripreso interamente negli elementi denominativi del marchio richiesto «CHIARA FERRAGNI», l’elemento figurativo di quest’ultimo ha un impatto significativo sull’impressione visiva globale, cosicché i due segni in conflitto presentano, al massimo, un debole grado di somiglianza visiva.
Dal punto di vista fonetico, l’elemento di differenziazione «FERRAGNI», per la sua lunghezza, è foneticamente più importante rispetto all’elemento di somiglianza «CHIARA», sebbene sia posizionato a seguire, per cui i due segni a confronto presentano un grado di somiglianza fonetica «medio» o addirittura «tenue».
Dal lato concettuale, infine, il marchio richiesto identifica una determinata persona, mentre il marchio denominativo anteriore si riferisce ad un nome proprio di persona non specificata.
Quanto al rischio di confusione, nonostante l’identità o la somiglianza tra i prodotti di cui trattasi, le differenze tra i segni esaminati, in particolare sotto il profilo visivo, costituiscono motivi sufficienti per escluderne la sussistenza agli occhi del pubblico.
Si deve infatti considerare, secondo il Tribunale UE, che il consumatore medio acquista detti prodotti (borse etc. in classe 18, abbigliamento etc. in classe 25) in negozi self-service basandosi principalmente su una scelta visiva: in tale modo, gli elementi di percezione diretta dei segni fanno sì che non possa ricorrere il pericolo che i prodotti siano considerati provenire dalla stessa impresa (rischio di confusione) o da imprese economicamente collegate (rischio di associazione).