Swarovski Aktiengesellschaft (Società Swarovski) continua a tutelare il proprio asset di Proprietà Industriale attraverso un attento e costante monitoraggio dei nomi a dominio.
In particolare, la Società Swarovski – titolare di diversi marchi registrati e rinomati a livello globale ed assegnataria dei nomi a dominio “swarovski.com” e “swarovski.net” – ricerca ed attacca i nomi a dominio che, sfruttando la rinomanza del proprio marchio registrato “SWAROVSKI”, possono creare confusione tra gli internauti.
La Società Swarovski (Ricorrente) avviava a novembre 2013 la procedura avanti al WIPO Arbitration and Mediation Center (Case No. D2013-1964) (1).
La Ricorrente contestava nei confronti della cinese Zhang Chao (Resistente) l’indebita assegnazione del nome a domino “swarovski-online.net”, avvenuta nel mese precedente (24 ottobre 2013), lamentandone anche l’illecito uso in quanto su esso era allocato un sito che, quale negozio online, era funzionale alla vendita di prodotti a marchio “SWAROVSKI”.
La Resistente – secondo la Società Swarovski – sarebbe stata in mala fede in quanto conosceva l’esistenza dei diritti di privativa in capo alla Società Swarovski ed inoltre avrebbe utilizzato, per fini di lucro (2), il nome a dominio “swarovski-online.net” col proposito di confondere i consumatori deviandone l’attenzione sul proprio sito e facendo credere loro – in mancanza di indicazioni e specificazioni sul punto – che il proprio sito web fosse associato, affiliato alla Ricorrente, o comunque fosse da quest’ultima autorizzato (“Misdirecting“) (3).
La strategia della Società Swarovski, inevitabilmente, ruotava attorno alla questione nodale del rischio di confusione ingenerato negli utenti.
Detto rischio di confusione, nel rapporto marchio / nome a dominio è destinato ad aumentare se il marchio è riportato per intero all’interno del nome a dominio (4) e se in quest’ultimo compare in aggiunta anche un suffisso (5).
Nel caso specifico entrambi gli elementi risultavano compresenti: il marchio “SWAROVSKI” era integralmente riportato all’interno del nome a dominio e nello stesso nome a dominio era presente anche un termine generico quale suffisso (“online” ). Ciò, chiaramente, generava un elevato rischio di confusione.
WIPO, in assenza della parte Resistente, ha ritenuto provati tutti i requisiti necessari per l’ottenimento di un ordine di trasferimento del nome a dominio contestato:
1) identità o confondibilità del nome a dominio con il marchio su cui il Ricorrente ha diritti;
2) assenza di diritti o interessi legittimi del Registrante (Resistente) sul nome a dominio;
3) malafede del Registrante (Resistente) nell’assegnazione e nell’uso del nome a dominio.
In data 21.1.2014, circa due mesi, WIPO ha stabilito che il nome a dominio “swarovski-online.net” sia trasferito a Swarovski Aktiengesellschaft.
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1 cfr. l’ultimo procedimento avviato risale solo a qualche giorno prima Swarovski Aktiengesellschaft v Hellen Admas WIPO Case No. D2013-1835.
2 rectius, è più probaibile che la Resistente avesse l’intenzione di utilizzare il sito a scopo di lucro.
3 cfr. la medesima modalità di condotta in Dr. Michael Crichton v Alberta Hot Rods, WIPO Case No. D2002-0872.
4 cfr. Wal-Mart Stores, Inc. v Richard MacLeod, Wipo Case No. D2000-0662.
5 cfr. Argento Wine Company Limited v Argento Pechino Trading Company, Wipo Case No. D2009-0610; General Electric Company v CPIC NET e Hussain Syed, WIPO Case No. D2001-0087.