La relazione marchio di impresa – nome a dominio è sempre più forte e facilmente riscontrabile. E’ possibile per chiunque chiedere l’assegnazione di un nome a dominio che, ad esempio, contenga tra le parole anche un marchio altrui possibilmente rinomato, al fine di sfruttarne l’acquisita notorietà, ottenere una maggiore indicizzazione del proprio sito nei risultati di ricerca, ingannare gli utenti e convogliarli al proprio negozio virtuale.
Il marchio assume un ruolo centrale, si potrebbe dire essenziale, per l’attività e l’immagine dell’Impresa. Ciò è tanto più vero se si considera che con la sua registrazione si acquista il diritto di esclusiva nei confronti di terzi per un tempo potenzialmente infinito (il diritto è soggetto a rinnovo).
Il nome a dominio assume, con le nuove tecnologie ed in particolare per l’e-commerce, un’importanza sempre maggiore dal momento che l’ottenimento della sua assegnazione può consentire all’Impresa di espandersi ed aprire una vera e propria finestra sul mondo e su nuovi mercati.
Una tutela efficace dell’asset di privative industriali (quali marchi e nomi a dominio) passa inevitabilmente attraverso il monitoraggio costante anche in internet, dove sempre più spesso si possono subire danni di rilevante gravità.
Un esempio concreto e recentissimo di questo atteggiamento nella tutela dell’asset strategico dell’impresa lo si rinviene nel caso WIPO No. D2013-1835 Swarovski Aktiengesellschaft v Hellen Admas risolto con decisione del 14 gennaio 2014 dal WIPO Arbitration and Mediation Center (organismo di risoluzione delle dispute aventi ad oggetto nomi a dominio, risoluzione che avviene secondo la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP).
Swarovski Aktiengesellschaft (Denunciante) è una società che produce gioielli e vende i suoi prodotti in tutto il mondo. Il suo marchio SWAROVSKI, molto noto, è registrato in moltissimi Paesi.
La società denunciava che in data 14 dicembre 2012 il nome a dominio “swarovskischmuck-outlet.com” era stato registrato da un soggetto cinese Hellen Admas (Registrante). Inoltre la stessa contestava che su detto nome a dominio era allocato anche un sito web, in lingua tedesca, in cui venivano riprodotti sia il proprio marchio registrato SWAROVSKI sia il logo (a forma di cigno). Il sito veniva utilizzato per la vendita di gioielli ed accessori marchiati SWAROVSKI.
La società Swarovski sosteneva che detto nome a dominio era confondibile con il proprio marchio registrato SWAROVSKI e con i propri ulteriori marchi registrati in cui è comunque incorporata la dicitura SWAROVSKI. In particolare, la Denunciante affermava che quel nome a dominio differiva dal proprio marchio solo per la presenza (oltre che di un trattino) dei termini generici, descrittivi e non distintivi “schmuck” (che in tedesco significa “gioielleria”) ed “outlet” (che indica semplicemente un luogo di acquisto di merci). La società confermava di non aver mai autorizzato il Registrante ad utilizzare il proprio marchio SWAROVSKI. Infine, la Denunciante dichiarava che la registrazione e l’utilizzo di detto nome a dominio erano avvenuti in mala fede: ciò in quanto il Registrante avrebbe inteso attirare sul proprio sito web gli utenti interessati a ricercare prodotti a marchio SWAROVSKI, facendo sì che il medesimo sito sembrasse simile a quello ufficiale o apparisse quantomeno autorizzato dalla stessa Società Swarovski.
Prima di assumere la propria decisione, l’organismo WIPO – attenendosi alle prescrizioni della Policy uniforme – verificava la compresenza di tre distinti elementi:
1) identità o confondibilità del nome a dominio con il marchio su cui il Denunciante ha diritti;
2) assenza di diritti o interessi legittimi del Registrante sul nome a dominio;
3) malafede del Registrante nella registrazione e nell’uso del nome a dominio.
Quanto al primo elemento (identità/confondibilità del nome a dominio con il marchio) WIPO riteneva che il nome a dominio era confondibile col marchio della Denunciante. Ciò in considerazione del principio consolidato secondo cui, la presenza o la semplice aggiunta (nel nome a dominio) di un termine che sia descrittivo di un marchio non è di per sè sufficiente ad evitare che vi sia somiglianza e/o confusione tra il nome a dominio ed il marchio stesso del denunciante (1).
In tal senso, le parole del nome a dominio, “schmuck” (“gioielleria”) ed “outlet”, nel loro insieme, suggerivano all’utente l’acquisto tramite il sito web di prodotti contrassegnati col marchio della Denunciante.
Sul secondo punto (diritti del Registrante) WIPO valutava la mancanza di qualsiasi diritto in capo al Registrante sul nome a dominio contestato. Il sito web allocato sul nome a dominio in contestazione era pensato – secondo WIPO e in assenza di ogni chiarimento da parte del Registrante – proprio nell’ottica di sfruttare la somiglianza con il noto marchio SWAROVSKI e trarre in inganno gli utenti, facendo percepire loro l’idea di un qualche legame con la società Swarovski. In tal caso, lo sfruttamento intenzionale della fama altrui per la propria attività di commercio (mancando ogni accenno di confutazione da parte del Registrante) diveniva dato sufficiente per poter determinare l’assenza in capo al Registrante di eventuali diritti (2).
Al di là del fatto che il marchio SWAROVSKI è ben noto a livello internazionale e che lo stesso è stato oggetto di numerose e precedenti decisioni (3), WIPO individuava poi la presenza di malafede del Registrante nella registrazione e nell’uso del nome a dominio. Anzitutto WIPO deduceva che il Registrante, plausibilmente, conosceva l’esistenza del marchio della società Swarovski e ciò in considerazione del fatto che il sito web collegato al nome a dominio veniva usato a scopo di lucro e, che lo stesso Registrante aveva registrato in precedenza altri nomi a dominio contenenti il segno SWAROVSKI (4). Inoltre, WIPO riteneva che il Registrante utilizzava palesemente il nome a dominio per attirare intenzionalmente gli utenti deviandoli sul proprio sito web, sfruttando la notorietà altrui e lasciando intendere che vi era un qualche legame con la società Swarovski.
WIPO, sulla base delle predette argomentazioni, decideva quindi che il nome a dominio contestato “swarovskischmuck-outlet.com” andava trasferito alla Denunciante, Swarovski Aktiengesellschaft.
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1 cfr. in particolare, Red Bull GmbH contro Chai Larbthanasub, WIPO Case No. D2003-0709;Pfizer Inc. v Juan Gonzales, WIPO Case No. D2004-0589
2 cfr. Madonna Ciccone v. Dan Parisi and “Madonna.com”, WIPO Case No. D2000-0847
3 tra cui Swarovski Aktiengesellschaft v new-swarovskicrystal-shop.net, WIPO Case No. D2013-1043; Swarovski Aktiengesellschaft v Luly Stephanie, WIPO Case No. D2013-0846;
4 cfr. Swarovski Aktiengesellschaft v Hellen Admas “swarovskijewelry-onsale.com”, WIPO Case No. D2013-0303; Swarovski Aktiengesellschaft contro Hellen Admas “swarovskisale-us.com”, WIPO Case No. D2013-0225.